Вам очень нравится название, но его уже зарегистрировала другая компания. Все пропало или есть шансы? В вопросе разбирается эксперт по защите интеллектуальной собственности Александра Курдюмова, старший партнер компании Versus.legal и онлайн-сервис по созданию бренда brand hub.
По закону любой товарный знак можно отменить, если правообладатель не использует его более трех лет. Норма введена, чтобы знаки, которые имеют маркетинговый потенциал, действительно работали. Но как понять, что правообладатель не использует товарный знак? Специального сервиса для этого нет, однако можно ориентироваться на ряд признаков, например:
Технологичный сервис по созданию бренда онлайн
в государственном реестре товарных знаков не происходит каких-либо изменений;
бренд не упоминается в социальных сетях, СМИ;
каталог продукции компании-правообладателя не обновляется в течение долгого времени и т. п.
Если вы уверены, что интересный вам товарный знак не используется, досрочно прекращайте его правовую охрану и закрепляйте за собой.
5 кейсов, когда компаниям удалось забрать чужой товарный знак
Расскажем о нескольких кейсах из судебной практики, когда правовая охрана товарных знаков была прекращена, поскольку их не использовали.
Кейс 1. «Модный квартал»: победа за Иркутском. Владельцы торгово-развлекательного центра решили его назвать «Модный квартал». Однако выяснилось, что такой же товарный знак зарегистрировала компания из Санкт-Петербурга. В суде иркутская компания, во-первых, доказала, что оппонент не использует товарный знак, во-вторых, привела аргументы, что планирует использовать обозначение «Модный квартал» в своей деятельности. В подтверждение своей позиции торгово-развлекательный центр предоставил договоры на маркетинговое и рекламное продвижение «Модного квартала». Ответчик (питерская компания) подтвердить использование спорного товарного знака не смог.
Компания из Иркутска выиграла спор и сейчас «Модный квартал» является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в городе.
Кейс 2. Мюсли EGO: выход на российский рынок. EGO – имя бренда мюслей-батончиков словацкой компании L.D.C. Holding. При выходе на российский рынок, она столкнулась с препятствиями: Роспатент отказал в регистрации товарного знака EGO, поскольку аналогичное имя закреплено за другим лицом. Словацкая компания обратились в суд. Ответчик не доказал использование обозначения – у него не было документов, подтверждающих реализацию продукции с таким именем. Истец же убедил суд, что надо отменить действие товарного знака. Словацкая компания привела такие аргументы: батончики, маркированные EGO, активно продаются через розничные сети, а сама компания инвестирует деньги в маркетинговое и рекламное продвижения продукции.
В итоге словацкая компания стала единственным обладателем прав на название EGO.
Кейс 3. Негодование McDonald's: отмена чужого знака с приставкой «MAC». В начале 2019 года McDonald's отменил товарный знак MAC.G.DISNENS. Первая буква чужого ТЗ повторяла логотип ресторана в форме латинской буквы «М». Юристы McDonald's доказали, что компания активно использует приставку «МАК»: МакКафе, МакАвто, МакДоставка и т.д. Ответчик же доказать использование знака не смог. Сходное обозначение не использовалось ответчиком, например, в качестве фирменной вывески или иным образом.
Наличие серии товарных знаков с приставкой «МАК» и широкая известность позволили McDonald's отменить чужой товарный знак.
Кейс 4. Страховая компания «Гелиос» и зарубежный конкурент. Можно отменять не только российские знаки, но и международные, защита которых распространена на территорию России по Мадридской системе регистрации. Например, в 2019 году федеральная страховая компания «Гелиос» отменила знак иностранной страховой компании Helios Vienna Insurance Group и освободила себе путь к регистрации своего знака «Гелиос».
Интересным аргументом в суде стал тот факт, что отечественная компания в полном объеме прошла процедуру лицензирования, значит, она готова заниматься столь ответственной деятельностью. Зарубежный же страховщик свой товарный знак не использовал, что и предрешило исход дела.
Кейс 5. Иностранные игроки и борьба на российском рынке. В 2018 году в России развернулся спор за название Florentine. Оно было зарегистрировано в России в отношении кондитерских изделий за компанией Reber Holding GmbH Co KG. Итальянская компания Café Italo отменила знак. Итальянцы привели весомые доводы в пользу своей заинтересованности в отмене знака, поскольку компания выпускает кондитерские изделия под брендом, созвучным и визуально похожим с отменяемым товарным знаком. Ответчик не смог подтвердить, что как-либо использует спорный ТЗ.
Как отменить товарный знак: план действий
Чтобы отменить чужой товарный знак прежде всего надо убедиться, что он действительно не используется. Затем придерживайтесь такого плана действий.
1. Напишите претензию оппоненту. По закону, прежде чем идти в суд, вам следует попробовать урегулировать спор мирным путем, а именно обратиться с предложением к правообладателю. Например, можно предложить ему выбрать один из вариантов: отказаться от прав на товарный знак, заключить лицензионное соглашение или продать товарный знак. Предложение должно быть официально оформлено и направлено на адрес правообладателя. Обязательно сохраните доказательства того, что вы отправили предложение (например, вы можете направить письмо почтой России с уведомлением). Это пригодится вам в суде.
2. Дождитесь ответа. У правообладателя, получившего предложение, есть два месяца, чтобы дать вам ответ. Если в течение двух месяцев договориться не получится, либо не последует какой-либо реакции со стороны оппонента, то идите в суд.
3. Соберите доказательства и подайте иск в суд. В суде вам нужно доказать, что вы заинтересованы в отмене чужого знака. Для этого подготовьте документы, подтверждающие, что вы намерены использовать спорное обозначение. Это могут быть: заявка вашей компании на регистрацию знака, маркетинговая стратегия по продвижению продукции с указанным товарным знаком и т. п. Доказывать, что другая сторона не использует товарный знак, вам не надо. Это должен делать оппонент. Если он не появится в суде или не может представить документы, подтверждающие использование знака в течение трех лет, то суд отменит правовую охрану знака.
4. Зарегистрируйте товарный знак на свою компанию. Если спор выигран, Роспатент досрочно прекращает правовую охрану знака на основании вступившего в законную силу судебного решения. Чужой товарный знак отменен, и вы можете закрепить бренд за собой.
